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專利侵權(quán)的現(xiàn)有技術(shù)抗辯，屬于一種不構(gòu)成侵權(quán)抗辯。
《專利法》第六十二條規(guī)定，在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。
《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十四條進(jìn)一步規(guī)定，被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。
現(xiàn)有技術(shù)抗辯中，如何把握現(xiàn)有技術(shù)的認(rèn)定、比對的對象和方法，是實務(wù)中的難點(diǎn)。本文將結(jié)合最高人民法院的一件典型案例，予以說明。
案號：(2012)民申字第18號
鹽城澤田機(jī)械有限公司與鹽城市格瑞特機(jī)械有限公司侵犯實用新型專利權(quán)糾紛再審案
本案中，澤田公司訴格瑞特公司專利侵權(quán)，格瑞特抗辯稱其實施的技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)，案外人奇?zhèn)ス举徺I并使用的F45裁斷機(jī)為本案專利的現(xiàn)有技術(shù)。本案一審認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯不成立，二審認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。澤田公司不服，向最高人民法院申請再審，理由包括：
1.關(guān)于F45型液壓搖臂式裁斷機(jī)（以下簡稱F45裁斷機(jī)）與涉案兩項專利是否相同，應(yīng)當(dāng)委托具有司法鑒定資質(zhì)的權(quán)威部門進(jìn)行判定，二審法院依據(jù)雙方當(dāng)事人陳述以及相關(guān)物證進(jìn)行判斷，認(rèn)定事實錯誤。
2.被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備涉案兩項專利的全部技術(shù)特征，并與澤田公司的專利產(chǎn)品完全相同，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的電磁閥等諸多技術(shù)特征與F45裁斷機(jī)不同。因此，二審判決認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立錯誤。
3.格瑞特公司提交的有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的證據(jù)不應(yīng)采信。具體理由如下：（1）浙江奇?zhèn)バ瑯I(yè)有限公司（以下簡稱奇?zhèn)ス荆┏鼍叩臅孀C詞具有明顯的改動痕跡，格瑞特公司具有篡改事實的動機(jī)和手段。（2）奇?zhèn)ス境鼍叩匿N售發(fā)票系手寫發(fā)票，與申請再審人調(diào)取的同期浙江省銷售發(fā)票明顯不同，發(fā)票復(fù)印件上無發(fā)票編碼，并且沒有向申請再審人出示過發(fā)票原件。因此，該發(fā)票系偽造。（3）F45裁斷機(jī)的銘牌標(biāo)注方式與習(xí)慣標(biāo)注方式不同，存在作假的可能。（4）奇?zhèn)ス九c格瑞特公司在法院調(diào)查取證前進(jìn)行過接觸，同時格瑞特公司購買了奇?zhèn)ス镜膬膳_機(jī)械，雙方存在利害關(guān)系。奇?zhèn)ス镜呢?fù)責(zé)人沒有出庭接受質(zhì)證，其證詞不能作為認(rèn)定事實的依據(jù)。因證人亦聲稱非專業(yè)人士不具有發(fā)現(xiàn)F45裁斷機(jī)內(nèi)部裝置有沒有變動的能力，故應(yīng)委托專業(yè)司法鑒定機(jī)構(gòu)評定。（5）經(jīng)向溫州市永裕機(jī)器制造有限公司（以下簡稱永裕公司）了解，永裕公司否認(rèn)其生產(chǎn)過該類產(chǎn)品。
……
總結(jié)一下， 再審理由的要點(diǎn)為：
①涉案專利與現(xiàn)有技術(shù)不同，二審對此的認(rèn)定有誤；
②被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的電磁閥與現(xiàn)有技術(shù)不同；
③由于被訴侵權(quán)人提出的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)是“使用公開”的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)，因而，專利權(quán)人主要質(zhì)疑該現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)的真實性。
關(guān)于F45裁斷機(jī)是否構(gòu)成涉案兩項專利的現(xiàn)有技術(shù)，以及格瑞特公司有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的主張能否成立，最高人民法院分析如下：
（審 判 長 金克勝；代理審判員 郎貴梅 ；代理審判員 杜微科）
1.關(guān)于F45裁斷機(jī)是否構(gòu)成涉案兩項專利的現(xiàn)有技術(shù)
根據(jù)一審法院制作的現(xiàn)場勘驗筆錄，一審法院在奇?zhèn)ス颈Ｈ?/span>F45裁斷機(jī)，機(jī)器銘牌上的生產(chǎn)日期在涉案兩項專利的申請日之前。此外，奇?zhèn)ス疽嗵峁┝税l(fā)票原件、支票存根原件以及記賬憑證原件。上述證據(jù)與奇?zhèn)ス境鼍叩淖C言以及一審法院制作的談話筆錄中的有關(guān)內(nèi)容相互印證，足以證明F45裁斷機(jī)已于涉案兩項專利的申請日之前公開，構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。
2.關(guān)于格瑞特公司有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的主張能否成立
在專利侵權(quán)訴訟中設(shè)立現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度的根本原因，在于專利權(quán)的保護(hù)范圍不應(yīng)覆蓋現(xiàn)有技術(shù)，以及相對于現(xiàn)有技術(shù)而言顯而易見，構(gòu)成等同的技術(shù)。除在無效程序中對專利權(quán)的法律效力進(jìn)行審查外，通過在侵權(quán)訴訟中對被訴侵權(quán)人有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的主張進(jìn)行審查，有利于及時化解糾紛，減少當(dāng)事人訴累，實現(xiàn)公平與效率的統(tǒng)一。在審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，比較方法應(yīng)是將被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對比，而不是將現(xiàn)有技術(shù)與專利技術(shù)方案進(jìn)行對比。審查方式則是以專利權(quán)利要求為參照，確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中被指控落入專利權(quán)保護(hù)范圍的技術(shù)特征，并判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否公開了相同或者等同的技術(shù)特征?，F(xiàn)有技術(shù)抗辯的成立，并不要求被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)完全相同，毫無區(qū)別，對于被訴侵權(quán)產(chǎn)品中與專利權(quán)保護(hù)范圍無關(guān)的技術(shù)特征，在判斷現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立時應(yīng)不予考慮。被訴侵權(quán)技術(shù)方案與專利技術(shù)方案是否相同或者等同，與現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立亦無必然關(guān)聯(lián)。因此，即使在被訴侵權(quán)技術(shù)方案與專利技術(shù)方案完全相同，但與現(xiàn)有技術(shù)有所差異的情況下，亦有可能認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。
本案中，關(guān)于格瑞特公司的現(xiàn)有技術(shù)抗辯主張能否成立，雙方當(dāng)事人的爭議主要在于：（1）被訴侵權(quán)產(chǎn)品中電磁閥與有桿活塞的連接方式是否被現(xiàn)有技術(shù)公開；（2）被訴侵權(quán)產(chǎn)品中電磁閥的具體結(jié)構(gòu)是否被現(xiàn)有技術(shù)公開。根據(jù)涉案專利權(quán)利要求1，其中限定了電磁閥的連接方式，即“電磁閥的出口直接與有桿活塞的外端相聯(lián)接”，但并未限定電磁閥的具體結(jié)構(gòu)。因此，電磁閥的具體結(jié)構(gòu)與涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍無關(guān)，亦與現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立無關(guān)。由于被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的電磁閥與有桿活塞亦采取同樣的連接方式，因此，認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立的關(guān)鍵，在于確定現(xiàn)有技術(shù)中是否公開了與上述連接方式相同或者等同的技術(shù)特征，而無需考慮被訴侵權(quán)產(chǎn)品中電磁閥的具體結(jié)構(gòu)是否被現(xiàn)有技術(shù)公開。從本院查明的事實來看，盡管現(xiàn)有技術(shù)中公開的電磁閥包括三個部分，其具體結(jié)構(gòu)與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的電磁閥有著明顯差異，但是現(xiàn)有技術(shù)中確已公開將電磁閥的出口與有桿活塞的外端直接相聯(lián)接。因此，二審法院認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，并無不當(dāng)。對于申請再審人有關(guān)被訴侵權(quán)產(chǎn)品的電磁閥具體結(jié)構(gòu)與專利產(chǎn)品一致，與現(xiàn)有技術(shù)不一致，故現(xiàn)有技術(shù)抗辯不能成立的主張，本院不予支持。
無效程序與專利侵權(quán)訴訟中的現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度各自獨(dú)立，各自發(fā)揮其自身作用。二者相互協(xié)調(diào)、配合，有利于避免專利權(quán)的保護(hù)范圍覆蓋現(xiàn)有技術(shù)，侵入公共領(lǐng)域，從而更好地實現(xiàn)專利法保護(hù)和鼓勵創(chuàng)新的立法目的。在無效程序中，系將專利技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對比，審查現(xiàn)有技術(shù)是否公開了專利技術(shù)方案，即專利技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)是否具有新穎性、創(chuàng)造性。而在侵權(quán)訴訟中，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查對象則在于被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)是否相同或等同，而不在于審查現(xiàn)有技術(shù)是否公開了專利技術(shù)方案。因此，二者的審查對象和法律適用均有差異。加之在本案中，格瑞特公司僅向?qū)＠麖?fù)審委員會提交本案二審判決作為證據(jù)，并未將本案一、二審中的相關(guān)證據(jù)均提交給專利復(fù)審委員會。因此，專利復(fù)審委員會維持涉案兩項專利權(quán)有效，與二審法院認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立并不存在明顯矛盾。對于澤田公司有關(guān)第16612號、17212號決定維持涉案兩項專利權(quán)有效，足以證明二審判決認(rèn)定事實錯誤的主張，本院不予支持。
案件簡評：
本案首先認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)是否成立。盡管專利權(quán)人對使用公開的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)的真實性提出了較大的質(zhì)疑，但是，根據(jù)本案在案證據(jù)、一審法院現(xiàn)場勘驗筆錄、談話筆錄以及案外人奇?zhèn)ス镜淖C言，最高人民法院最終確認(rèn)了證據(jù)的真實性、有效性，認(rèn)定F45裁斷機(jī)已于涉案兩項專利的申請日之前公開，構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。
其次，明確現(xiàn)有技術(shù)抗辯的比對對象。由于在二審中，雙方對于涉案專利與現(xiàn)有技術(shù)是否相同產(chǎn)生了爭議，所以，最高人民法院明確，在考察現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，應(yīng)該判斷的是被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)是否相同，而不是將專利技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對比。
再次，明確現(xiàn)有技術(shù)抗辯的比對方法。具體比對時，可以采用涉案專利權(quán)利要求作為參照，確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中對應(yīng)的技術(shù)特征，并判斷現(xiàn)有技術(shù)是否公開了與之相同或者等同的技術(shù)特征。
最后，最高人民法院闡述了專利侵權(quán)訴訟程序中的現(xiàn)有技術(shù)抗辯，與專利無效行政程序的不同作用和出發(fā)點(diǎn)，只有厘清這兩者的關(guān)系，才能進(jìn)行適當(dāng)?shù)默F(xiàn)有技術(shù)抗辯比對。
小結(jié)
現(xiàn)有技術(shù)抗辯的要點(diǎn)如下：
1.現(xiàn)有技術(shù)的認(rèn)定：
公開形式：現(xiàn)有技術(shù)可以為專利審查指南中規(guī)定的各種公開形式，例如，出版物、使用公開和以其他方式公開的現(xiàn)有技術(shù)，但是，要有充分的證據(jù)可以證明公開的日期，以及公開的技術(shù)方案。特別是對于使用公開的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)，可以采用證據(jù)保全、勘驗等方式，固定證據(jù)實物，以確定公開的技術(shù)方案，并使用機(jī)器銘牌、銷售合同、發(fā)票等證據(jù)來證明公開日期。
證據(jù)的數(shù)量：只能使用一項現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比對。實務(wù)中有觀點(diǎn)認(rèn)定司法解釋中規(guī)定與一項現(xiàn)有技術(shù)“無實質(zhì)性差異”，也不構(gòu)成專利侵權(quán)，因而，可以適當(dāng)擴(kuò)大到一項現(xiàn)有技術(shù)與公知常識的結(jié)合，“無實質(zhì)性差異”，也不構(gòu)成專利侵權(quán)，此觀點(diǎn)也被法院普遍認(rèn)可。
2.比對的對象：
比對的是被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)，而不是專利技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)。
3.比對的方法：
以涉案專利權(quán)利要求作為參照，確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中對應(yīng)的技術(shù)特征，并判斷現(xiàn)有技術(shù)是否公開了與之相同或者等同的技術(shù)特征。
參見下圖，現(xiàn)有技術(shù)抗辯，只比對被訴侵權(quán)技術(shù)方案中與涉案專利權(quán)利要求有關(guān)的技術(shù)特征，對于那些與涉案專利權(quán)利要求無關(guān)的特征，不予考慮?？梢?，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的成立，并不要求被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)完全相同，只要與涉案專利權(quán)利要求有關(guān)的特征相同或等同，抗辯即告成立。
比對的尺度：司法解釋規(guī)定如果與一項現(xiàn)有技術(shù)“相同”或“無實質(zhì)性差異”，則不構(gòu)成侵權(quán)。本案中，最高人民法院認(rèn)為上述比對的標(biāo)準(zhǔn)，與專利侵權(quán)判斷中的“相同”或“等同”是一致的。
現(xiàn)有技術(shù)抗辯的比對方法
來源：IPRdaily中文網(wǎng)
作者：大嶺先生
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